*Данный материал старше трёх лет. Вы можете уточнить у автора степень его актуальности.
Товарные знаки в контекстной рекламе
Конкурент указал ваш товарный знак в контекстной рекламе. Почему суды на его стороне и как с этим бороться.
Стеценко Вадим Владимирович
Упоминание товарного знака или фирменного наименования в первых строчках поисковых систем – эффективный способ рекламы. Но конкуренты используют его недобросовестно и переманивают клиентов. Казалось бы, суды должны защитить компанию. Но практика показывает, что им трудно отойти от консервативного подхода в спорах о защите интеллектуальных прав в Интернете. Разберемся, какие аргументы помогут компании отстоять свои интересы.
Поисковые системы показывают контекстную рекламу на самом заметном месте страницы выдачи. Такие объявления связаны с введенным запросом, что позволяет привлекать целевую аудиторию. Рекламодатель и рекламораспространитель заключают договор, по которому при вводе в поисковую систему определенных ключевых слов пользователь видит объявление рекламодателя. Это открывает много возможностей маркетингу, но вызывает правовые проблемы.
Использование чужого товарного знака и фирменного наименования в ключевых словах
Случаи, когда сайты с чужим товарным знаком или фирменным наименованием выдаются по поисковому запросу, который рекламирует добросовестная компания, довольно распространены.
Например, пользователю нужно найти информацию о юридической фирме «N». Он делает в поисковой системе запрос «Юридическая фирма «N». В ответ на запрос поисковик выдает ему не только список сайтов, которые так или иначе соответствуют запросу (с упоминанием юридической фирмы «N»), но и рекламное объявление такого содержания: «Общество «Цивилистика» и его контактные данные. Нарушаются ли таким образом права юридической фирмы «N» и нужно ли их защищать – на эти вопросы с начала 2010-х годов судебная практика отвечала по-разному. В основном суды удовлетворяют исковые требования, если товарный знак (фирменное наименование) не только использовались в ключевых словах, но и были прямо включены в рекламное объявление.
Так, в рекламе было указано: «Ищете мультиварку Polaris? Выберите мультиварку Redmond!». Федеральная антимонопольная служба признала такую рекламу нарушающей закон. Суд взыскал с нарушителя компенсацию (решение АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 29.06.15 по делу №А56-86777/2014).
Если товарный знак (фирменное наименование) в рекламе не отображаются, суды не усматривают нарушения исключительных прав и приводят следующие доводы.
1. Ключевые слова и товарный знак, который используется в них, но не отображается в рекламе, не индивидуализируют товар (услугу).
ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ
Фабула дела: Общество (истец) зарегистрировало товарный знак с охраняемым словесным элементом. В дальнейшем выяснилось, что при введении поискового запроса с таким элементом на первой строке поисковика отображается компания конкурента с таким же словесным элементом в названии. Общество обратилось в суд.
Позиция суда: каждый способ использования товарного знака имеет цель индивидуализировать товар. Указание третьими лицами товарного знака с иными целями не индивидуализирует товары либо рекламодателя и не смешивает услуги правообладателя и рекламодателя. Указание товарного знака в качестве ключевого слова использовалось в технических целях и не могло привести к смешению товаров (услуг). А значит, такое указание товарного знака не нарушает исключительных прав правообладателя на товарный знак. Суд отказал в удовлетворении требований истца.
Реквизиты документа: постановление Пятого ААС от 20.01.14 по делу № А51-11605/2013
Однако факт, что ключевые слова – это технические критерии, не означает, что они не могут ввести в заблуждение потребителя. И товарный знак не может рассматриваться только как маркировка товара. Как пример, суды однозначно считают администрирование доменного имени, сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, когда фактически интернет-сайт не функционирует, нарушением исключительного права (решение Арбитражного суда Ярославской области от 02.12.14 по делу №А82-10117/2014).
2. Чужой товарный знак, который используется в качестве ключевых слов, – это не способ адресации товарного знака, права которого нарушаются.
Исключительное право на товарный знак может осуществляться путем размещения товарного знака в Интернете, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (п.п. 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ). Чаще всего суды говорят, что запрос в поисковой системе и последующий ответ не может быть способом адресации.
ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ
Фабула дела: предприниматель зарегистрировал исключительный товарный знак, который состоял в словесном элементе. В дальнейшем обнаружил, что по запросу этого словесного элемента в поисковике первая ссылка выходит на компанию, которая принадлежит конкуренту. Он решил, что словесное обозначение услуг конкурента сходно до степени смешения и идентично с зарегистрированным товарным знаком, и обратился в суд с требованием о защите исключительного права на товарный знак и взысканием компенсации.
Позиция суда: в Интернете есть определенные способы адресации. Основная – это система доменных имен. Это строго определенная техническая система, которая не допускает вариантов в определении адресатов. Поэтому указание товарного знака истца в качестве ключевого слова в сервисе поисковика не означает использование товарного знака по смыслу статьи 1484 ГК РФ и не является частным случаем такого использования – иным способом адресации в сети Интернет. Суд отказал в удовлетворении требований истца.
Реквизиты документа: постановление Одиннадцатого ААС от 08.08.14 года по делу № №А65-5228/2014.
Есть другой подход суда, который говорит, что рекламное объявление нарушителя адресует потребителя на аналогичную продукцию: «Работа системы основана на использовании ключевых слов, которые адресуют потребителя к рекламному объявлению; под ключевым словом в системе понимается конкретное слово, которое адресует потребителя на рекламное объявление; слова, не выбранные в качестве ключевых слов, не адресуют потребителя на рекламное объявление; составление текста рекламного объявления и выбор конкретных ключевых слов осуществляется лицом, в интересах которого проводится рекламная кампания с использованием системы; при введении в строку поискового запроса системы слова потребитель адресуется на рекламное объявление ответчика, предлагающее потребителю продукцию ответчика, однородную продукции истца, а рекламное объявление адресует потребителя» (постановление ФАС Московского округа от 28.05.12 по делу №А40-36511/11-27-315).
Такая позиция представляется более обоснованной, но ее не поддерживают ни нижестоящие суды, ни Суд по интеллектуальным правам (например, постановление СИП от 12.09.14 №С01-823/2014 по делу №А40-145068/2013).
Таким образом, вопрос, является ли ответ поисковой системы способом адресации, остается без однозначного ответа. Однако очевидно, что в любом случае использование товарного знака в качестве ключевого слова подпадает под действие ст. 1484 ГК РФ. Это связано с тем, что перечень путей размещения товарных знаков в указанной статье является открытым.
Подготовка товарного знака или фирменного наименования к защите в суде
Товарный знак – это нематериальный актив с усилиями и затратами производителя на продвижение товара на рынке. И цель законодательства в области защиты интеллектуальных прав – не допустить использования чужого товарного знака в корыстных целях. Но сложившаяся судебная практика приводит к тому, что такие нарушения остаются безнаказанными, а нарушенные права – невосстановленными. Поэтому необходимо знать, что делать, чтобы защитить свои права в суде.
1. Привлечь надлежащего ответчика. Определить, кто виновен в нарушении, важно для любых споров, связанных с Интернетом. В отношении контекстной рекламы это могут быть:
• рекламораспространитель (лицо, которое оказывает рекламные услуги). Его можно привлечь только в случае, если он – информационный посредник.
Информационный посредник – лицо, которое дает возможность разместить материал (информацию) с использованием информационно-телекоммуникационной сети или возможность доступа к материалу в этой сети (п. 1 ст. 1253.1 ГК РФ).
Информационный посредник будет нести ответственность за нарушение интеллектуальных прав, если не докажет, что он не знал и не должен был знать о том, что использование результатов интеллектуальной деятельности (средств индивидуализации) в материале неправомерно. А также если в случае получения в письменной форме заявления правообладателя о нарушении интеллектуальных прав с указанием страницы сайта и (или) сетевого адреса, на которых размещен такой материал, своевременно принял необходимые и достаточные меры для прекращения нарушения интеллектуальных прав (п. 3 ст. 1253.1 ГК РФ).
В заявление необходимо также включить информацию о спорном рекламном объявлении, информацию об исключительных правах, требование о принятии мер по прекращению нарушения прав.
Если суд не согласится с привлечением рекламораспространителя в качестве ответчика, то следует привлечь его в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований. Это может пригодиться в суде, когда потребуется истребовать в качестве доказательств договор об оказании рекламных услуг.
• или рекламодатель (администратор «рекламного» доменного имени или пользователь, на имя которого зарегистрировано доменное имя).
Рекламодателя привлекают в качестве ответчика чаще всего. В процессе доказывания его вины необходимо сослаться на договор об оказании рекламных услуг. Но если договор не удастся истребовать и приобщить к материалам дела, ситуация усложнится. Суд может отказать в удовлетворении требований, обосновывая это тем, что договоренность рекламодателя и рекламораспространителя не доказана, а подобный результат запроса в поисковике – следствие работы алгоритмов поисковой системы (постановление СИП от 01.11.13 по делу №А41-51217/2012).
Искать надлежащих ответчиков можно с помощью специальных сервисов, которые предоставляют информацию об администраторах доменных имен.
2. Доказать наличие прав на товарный знак или фирменное наименование.
3. Зафиксировать нарушение. Чаще всего нотариальным протоколом осмотра интернет-страницы.
4. Включить в предмет иска требования:
- о признании договора об оказании рекламных услуг недействительным в части, нарушающей исключительные права;
- о запрете размещения подобной рекламы;
- о признании действий рекламодателя актом недобросовестной конкуренции;
- о компенсации за нарушение прав на товарные знаки или фирменное наименование.
5. Определить цену иска. При этом необходимо выяснить объем нарушения исключительных прав: на какой срок был заключен договор об оказании рекламных услуг, какое количество рекламных объявлений должно было быть размещено, размер рекламного объявления и другие условия договора, которые свидетельствуют об объеме и содержании нарушения прав. А также насколько компания и ее товарный знак (фирменное наименование) известны. Тут нужно действовать по принципу «много – не мало», то есть приобщать к материалам дела любые возможные доказательства, которые могут свидетельствовать о вашем авторитете и репутации и в то же время о безызвестности ответчика. Это могут быть научные статьи, участие в выставках, конференциях, договоры об оказании рекламных услуг, государственные награды – в общем, все то, благодаря чему ваша компания стала узнаваемой среди потребителей.
Если было нарушено право на товарный знак, то убытки можно не доказывать, а воспользоваться правом на взыскание от 10 000 до 5 000 000 рублей (п. 4 ст. 1515 ГК РФ). Если нарушено право на фирменное наименование, то уже придется доказывать убытки.
К сожалению, на данный момент правоприменительная практика неоднозначно подходит к вопросу решения проблемы использования чужого товарного знака и фирменного наименования в контекстной рекламе. Из-за невероятной загруженности судам бывает трудно отойти от консервативного подхода к толкованию правовых норм. Однако уверен, что момент, когда добросовестные правообладатели смогут быстро и качественно защищать свои права, – лишь вопрос времени.
Статья Вадима Стеценко, ИНТЕЛЛЕКТ-С, опубликована в журнале «Юрист компании» (№10/2016)
Другие статьи экспертов Группы правовых компаний ИНТЕЛЛЕКТ-С >>
Похожие материалы
